Пародия на ТМ: практика ЕС и США

На стыке IP и fashion law больше всего примеров заимствования чужих обозначений на товарах, которые оправдывают ссылкой на пародию как часть доктрины fair use. В этой статье мы расскажем о регулировании пародий на торговые марки в США и ЕС и рассмотрим пример, демонстрирующий грань между размыванием торговой марки и пародией.

Moschino и McDonald’s

В феврале 2014 г. Jeremy Scott представил коллекцию Moschino, которая породила споры: законны ли заимствования чужих брендов в дизайне вещей? Ограничимся сумочкой, которая отсылает к McDonald’s в части размывания торговой марки.

Moschino мог бы защищаться ссылаясь на пародийное использование лого фаст-фуда, но чтобы убедить суд, ответчик должен продемонстрировать, что заимствование имеет юмористический характер. Отчасти на это указывает название коллекции: «Fast Fashion» как бы намекает на «fast food».

Всем известные Золотые Арки (Golden Arches) могли бы стать предметом иска о размывании марки, ведь это не требует доказательств «введения в заблуждение потребителя». Предполагаем, что большинство потребителей вряд ли подумают, что сеть ресторанов быстрого питания выпустила коллекцию одежды или одобрила её создание.

Есть два вида размывания ТМ (dilution): (1) использование, которое порочит знак (tarnishment) и (2) которое уменьшает различительную способность (blurring). Применительно к McDonald’s уместно использовать «blurring», ведь различительная способность знак ослаблена тем, что он нанесен на одежду, а не на упаковку с едой (неоднородные товары).

Самое опасное последствие размывания – превращение знака в общеупотребимое обозначение и отказ защищать его в суде. Нанесло ли подобный вред появление коллекции Moschino?

Moschino и McDonald’s находятся на разных уровнях потребительского спроса/предложения, и коль скоро именно high end brand заимствовал low end (а не наоборот), нанесение ущерба репутации McDonald’s как минимум спорный вопрос.

Судя по посту в соц.сети, McDonald’s одобрил появление желтой буквы «М» закругленной в виде сердца, сопроводив комментарием: «Looking good, MOSCHINO! Milan Fashion Week has never been so stylish”.

Закон и практика США о пародиях на ТМ

The Lanham Act (закон о торговых марках 15 U.S. Code § 1125) предусмотрел несколько случаев использования чужой ТМ без разрешения, которые не считаются нарушением и относятся к добросовестному использованию (nominative or descriptive fair use), одни из которых –  пародия.

Апология пародии проста – вероятность введения в заблуждение потребителя не возникает в силу того, что пародию никто не воспринимает всерьез.

За десятилетия применения этой доктрины судебная практика выработала три основания, когда ссылка на пародию не работает:

(1) использование чужой ТМ не соответствует требованию к пародии (нет комического эффекта, а просто имитация чужой ТМ);

(2) хотя пародия есть, но она не достаточно сильная, чтобы устранить риск введения в заблуждение с оригинальной ТМ (в 1977 г. обозначение «Gucchi Goo» признано схожим до степени смешения с ТМ «Gucci» для сумок);

(3) несмотря на формальное соответствие требованиям к пародии, такое использование размывает чужой знак (в 2007 г. игрушку под названием «Chewy Vuiton» признали не размывающей ТМ «Louis Vuitton» пародией).

Ранее мы рассказывали о деле Louis Vuitton Malletier v My Other Bag. Суд констатировал отсутствие размывания торговой марки (принта), поскольку ответчик продает сумки за 50 дол, тогда как сумочки истца стоят примерно в 40 раз дороже, а значит у них разные покупатели.

В этой статье также много примеров из судебной практики США о пародиях при использовании чужих ТМ.

Закон и практика ЕС о пародиях на ТМ

В ЕС понятие пародии применялось только к объектам авторского права (согласно п. k §3 статьи 5 InfoSoc Directive 2011/29 от 22 мая 2001 г.). В деле C-201/13 от 03.09.2014 г., суд сказал, что раз закон не определил признаки пародии, нужно искать их в заметных отличиях от исходного произведения и в наличии элементов юмора и сатиры.

Среди дел, имеющих косвенное отношение к границе добросовестного использования ТМ, уместно вспомнить Interflora C-323/09 от 22.09.2011 г., посвященное использованию чужой ТМ при поисковом продвижении компании в поисковике Google.

Суд Милана 12 июля 1999 г. (La Chemise Lacoste vs. Crocodile Garments) отклонил иск о том, что ироничное изображение человекообразного крокодила содержит отсылку к известному знаку Lacoste и может ввести в заблуждение.

CJEU приходилось рассматривать вопрос пародии на ТМ. В решении по делу The Polo/Lauren Company v OHIM Case T-265/13 от 18.09.2014 г., графическое изображение человека на велосипеде, который держит клюшку для игры в поло как пародию на известное лого игрока в поло признано нарушение прав владельца торговой марки, потому что нарушитель недобросовестно получил конкурентное преимущество за счет эксплуатации различительной способности знака и нанес вред его репутации.

Почти год тому назад – 16 декабря 2015 года – принята Regulation 2015/2424, пункт 21 которой прямо указывает, что «использование торговой марки третьими лицами  для целей художественного выражения признается добросовестным до тех пор, пока такое использование находится в рамках честной деловой практики». Главный вопрос: отождествлять ли известное понятие «used fairly» с новым термином «in accordance with honest practices»?

На дату публикации статьи мы не обнаружили ни одного дела, в котором бы CJEU рассматривал спор, применяя п. 21, потому будем ждать толкования нормы в судебной практике.

Как известно, в Украине в октябре 2016 г. вступили в силу дополнения в перечень видов свободного использования произведений: пародии, карикатуры и попурри, а легализация пародии на торговые марки, очевидно, ждет нас в далеком будущем.

Если обзор понравился – поделитесь им и подписывайтесь, чтобы первыми читать новые статьи.