1000 слов о выборе режима исчерпания прав на ТМ

В Верховную Раду поданы два законопроекта, которые вносят изменения в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон):

(1) № 5419, в котором предложен национальный режим исчерпания и

(2) № 5699, в котором указан международный режим исчерпания.

Я решил написать потому, что в пояснительных записках к обоим законопроектам нет аргументации изменений и этот пост – приглашение к полемике на тему «Какой режим исчерпания выбрать Украине?». Вопрос очень неоднозначный, а отчеты таких организаций как ВОИС и обзоры подходов к серому импорту в разных странах тому подтверждение.

Ошибочно полагать, что исчерпание прав призвано бороться с торговлей контрафактным товаром. Режим исчерпания прав владельца торговой марки (ТМ) влияет на возможность параллельного (т.н. «серого») импорта оригинальных товаров – т.е. маркированных ТМ правообладателем или с его согласия (first sale doctrine), а ввоз контрафакта – это прямое нарушение исключительного права на знак в любой стране, независимо от режима исчерпания.

Интересы трех

На мой взгляд, уместно оценивать преимущества и недостатки режима исчерпания принимая за точку отсчета интересы трех групп: потребители оригинальных товаров; правообладатели (и официальные импортеры); параллельные импортеры.

Упрощая, можно сказать, что:

(1) интерес потребителя: заплатить самую низкую цену, не потеряв качество и ассортимент товара и уровень сервиса;

(2) интерес правообладателя: сохранить компактность ценовой шкалы на отдельно взятую модель товара в одной стране за счет торговли через официальных импортеров;

(3) интерес параллельного импортера: беспрепятственно импортировать товары из других стран конкурируя ценой с официальными продавцами.

Страны практикуют два режима исчерпания: национальный и международный. Однако Европейский союз выбрал срединный путь – региональный режим. По моему мнению, это разновидность национального режима, который ограничен не одной, а несколькими странами.

Региональный режим в ЕС по сути национальный, потому что на товар, введенный в оборот в любой стране вне ЕС, не распространяется исчерпание. При этом региональный режим использует «legitimate reasons» как основания запретить оборот товара вопреки исчерпанию, что характерно для международного режима. Об этом сказано в п. 2 ст. 15 Directive 2015/2436 of 16 December 2015 (одно из первых дел Parfums Christian Dior SA v Evora BV C-337/95 4 November 1997 или прошлогоднее решение голландского суда о евро-паллетах EPAL-pallet).

Еще один момент – термин «goods, put on the market» это: первая сделка по отчуждению товара (от производителя к оптовому дистрибьютору) или переход права собственности конечному потребителю?

В чем разница между национальным и международным режимами?

Пример национального режима в ст. 1487 Гражданского кодекса РФ: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия».

Это означает, что на ввоз любого оригинального товара на территорию РФ нужно согласие владельца ТМ. Фактически любая партия оригинального товара контролируется правообладателем, начиная от появления на таможне. Национальный режим превращает согласие правообладателя на введение оригинального товара в оборот в стране в самостоятельный способ использования ТМ.

При международном режиме, если товар введен в оборот правообладателем или с его согласия в любой стране мира, то правообладатель не может запретить его дальнейший оборот в стране с международным исчерпанием (кроме случаев, прямо предусмотренных законом – «material differences» или «legitimate reasons»).

Какой режим исчерпания прав на ТМ в Украине сейчас?

В ч. 6 ст. 16 Закона нет указания на страну, в которой требуется согласие правообладателя, потому немногочисленная судебная практика пришла к логичному выводу, что законом установлен международный принцип исчерпания.

Этот вывод отражен в Постановление ВХСУ по делу KAESER № 904/2029/15 от 20.10.2015 г.: отсутствие территориальных ограничений дает основания утверждать, что в Украине действует международный подход к исчерпанию прав. Закон не связывает исчерпание с введением владельцем ТМ товара в гражданский оборот исключительно на территории Украины. Введение в оборот товара под ТМ владельца может быть осуществлено и на территории другой страны, после чего правообладатель не может ограничить или запретить дальнейшую перепродажу этого товара на территории другой страны, где права на ТМ охраняются (в т.ч. в Украине).

Почему один законопроект предлагает зафиксировать международный режим, а второй – ввести национальный режим исчерпания?

Может, позаимствуем правильное решение у других стран? Не получится, потому что нет правильного решения.

Страны, которые выбрали национальный режим, сталкиваются с игнорированием судами и таможней тотального контроля правообладателя. Например, в обзорах судебной практики Марии Беловой проиллюстрирована ситуация, где суды в половине случаев применяют норму о необходимости согласия, а в другой половине – отказывают, ведь товар оригинальный и нет нарушения прав на ТМ.

В Евросоюзе преобладают споры о параллельном импорте в сегментах фарма и luxury retail. Фарма весьма успешно запрещает оборот «серых» лекарственных средств на том основании, что лекарства требуют соблюдения особенного режима хранения (Exhaustion of rights and legitimate reasons). В сегменте luxury retail это забота о репутации бренда (L’Oréal SA v eBay International AG C-324/09 от 12 июля 2011 г.).

Страны, которые выбрали международный режим, вынуждены вводить дополнительные механизмы противодействия импорту товаров, если у правообладателя есть существенные основания запрещать оборот такого товара. Чтобы сбалансировать негативные эффекты международного исчерпания, применяют оговорку о «material differences», которая выполняет функцию защиты потребителя и правообладателя.

В США судебная практика ввела критерий «material differences» (дело Societe des Produits Nestle 1992) Существенность причин должна оцениваться и как объективный критерий и с т.з. потребителя (несоответствие требованиям к безопасности товара, дозировка указана в единицах, которые не используют в стране, отсутствие гарантийного и/или сервисного обслуживания, инструкции на иностранном языке). Любой фактор, который может влиять на желание потребителя купить товар, или может повлечь неудовлетворение потребителя после покупки, может расцениваться как существенный.

Против кого работает национальный режим исчерпания?

Розничная цена на аналогичные товары одного производителя в разных странах может отличаться настолько, что делает бизнес параллельного импортера выгодным: купить товар в одной стране, ввезти и продать потребителям в другой, предложив цену ниже аналогичного товара, ввезенного официальным импортером.

Первый аргумент параллельного импортера – правообладатель уже заработал, продав оригинальный товар в одной стране, и не должен препятствовать другим на нем заработать.

Второй аргумент – потребителю невыгоден национальный режим, ведь приходится платить более высокую цену за товар, который ввезен официальными импортерами.

Опыт других стран убедителен – национальный режим не так уж плох для потребителя и даже необходим для некоторых видов товаров (например, лекарственные средства: Gray Market Pharmaceuticals-E.U. and U.S. Perspectives). Правообладатель защищает и потребителя, и себя. Потребителя – от некачественного сервиса и товара, а себя – от уменьшения лояльности к бренду вследствие переноса негативного потребительского опыта, после того, как покупатель столкнется с последствиями покупки «серого» товара (например, отказ в гарантийном обслуживании).

Отдельного поста заслуживает вопрос использования ТМ при рекламе товаров, на которые действует исчерпание прав: пример европейского подхода – в решении Верховного суда Австрии от 15.12.2015 по делу о ТМ MAZDA, а детальнее в серии постов Александра Довгалюка.

Я не имел цели убедить читателя в правильности одного режима и ошибочности другого — это лишь попытка обсудить предложенные законопроектами изменения и найти баланс.

Если пост понравился — поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.