Имя знаменитости как ТМ: согласие post mortem

Как гласит абзац 4 ч. 4 ст. 6 Закона Украины «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далее – Закон) «не реєструються як знаки позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди».

Обратите внимание, что норма не содержит упоминаний о «живых» известных лицах или освобождение от обязанности получать согласие после смерти известного человека.

Причина для дискуссии – немногочисленная судебная практика и подход Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (далее – ГСИС). Настоящий обзор практики не претендует на статус исчерпывающего (и не касается практики Апелляционной палаты ГСИС), потому приглашаю делиться другими примерами и высказывать свое мнение по сути вопроса.

Дело об отмене ТМ «Антонов»

Высший хозяйственный суд Украины в постановлении от 8 апреля 2014 г. по делу 910/15419/13 оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2013 г. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 28.01.2014 г. «встановивши те, що Антонов помер до подання заявок на реєстрацію спірних знаків, … дійшли обґрунтованих висновків щодо реєстрації уповноваженим відомством спірних торговельних марок без порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів Заводу, а тому й правомірно відмовили в позові».

Ключевой аргумент апелляции: «… положення ст. 6 Закону передбачає заборону реєстрації як знаків позначень, які відтворюють прізвища (імена, псевдоніми) живих фізичних осіб, оскільки лише за такої умови можливо отримати у них згоду на відтворення у позначенні, що реєструється їх прізвищ (імен, псевдонімів).

Отже … у разі якщо буде встановлено, що позначення відтворює прізвище відомої особи, згоду на таке відтворення можливо витребувати від живої фізичної особи.

Антонов Олег Костянтинович, видатний український авіаконструктор, помер в 1984 р., а отже суд вважає обґрунтованим твердження відповідача-1, що на дату подання заявки (05.11.1996) на знаки для товарів і послуг відповідачем-1, не було можливості отримати дозвіл на реєстрацію позначення».

ГСИС поддержала такую позицию: «… як вбачається з відзиву на позов та усних пояснень представника Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні апеляційної інстанції під час проведення експертизи позначень «АНТОНОВ», «ANTONOV» заклад експертизи не мав правових підстав для застосування ч. 4 ст. 6 Закону».

Перечитайте абзац 4 ч. 4 ст. 6 Закона еще раз — где они увидели в ч. 4 ст. 6 Закона упоминание о живых знаменитостях? Его же там нет и никогда не было!

Требование о получении согласия не имеет никаких условий, потому распространяется на имя любого известного человека.

Хорошо, что к живым известным лицам суд применяет норму правильно. Пример — определение Высшего административного суда Украины от 12 июля 2012 г. по делу К-29952/09, который признал недействительным Свидетельство на знак и согласился, что «позивачем було доведено факт її відомості та популярності на території всієї України».

По традиции ГСИС поддерживала кассацию владельца знака «LAMA ЛАМА», который не взял разрешения у певицы, известной под таким же сценическим именем.

Дело об отмене ТМ «КАЗАНОВА»

Суд выбирал между двумя основаниями: (1) использование имени известного персонажа (имущественные авторские права истекли, а режим общественного достояния не препятствует регистрации ТМ) или (2) использование имени известного человека (который давно умер и наследников нет).

Хозяйственный суд г. Киева решением от 29.09.2014 г. по делу № 910/3455/13 и апелляционная инстанции 12.11.2014 г. удовлетворили иск и отменили спорную ТМ со ссылкой на отсутствие согласия известного лица:

«Джакомо Джіроламо Казанови, що жив у XVIII столітті, не залишилось спадкоємців, які є тими особами, що уповноважені надавати дозвіл на відтворення його прізвища у випадку реєстрації такого знаку для товарів і послуг»

ВХСУ постановлением от 20.01.2015 г. отменил их и отказал в иске полностью «оскільки не встановлено порушень відповідних авторських прав та особистих немайнових прав згаданої історичної особи або її спадкоємців».

Кассация метко указала на разницу между двумя основаниями для отказа: если речь идет об имени известного персонажа – требовать согласие нужно в течении срока действия имущественных авторских прав, а если использовано известное имя реального человека «заборона на реєстрацію знака може бути здійснена фізичною особою довічно».

Слово «довічний», согласно толковому словарю «не обмежений яким-небудь строком; безстроковий», значит запрет действует после смерти самой известной личности.

Почему же суд не увидел нарушения при регистрации в виде отсутствия согласия? Или слово «довічний» растолковали как ограниченный сроком жизни человека? Если бы ВХСУ, подобно норме ч. 10 ст. 28 Закона Украины «Про авторське право і суміжні права», указал, что запрет регистрировать имя как ТМ без согласия известного лица действует бессрочно — это способствовало бы одинаковому правоприменению.

Абсолютный запрет регистрировать ТМ без согласия носителя имени

Наиболее близкое к букве Закона толкование дано в решении Соломенского районного суда г. Киева от 9 июля 2013 г. по делу №2-21/13 ТМ «ЗЕМНА».

По мнению суда, норма абз. 4 ч. 4 ст. 6 Закона «… встановлює абсолютну заборону реєстрації як знаку для товарів і послуг позначення, яке відтворює псевдонім відомої в Україні особи у разі відсутності на те її згоди.

Наведене імперативне правило не передбачає можливості реєстрації без згоди відомої в Україні особи позначення, яке відтворює її псевдонім, в якості знаку для товарів і послуг для будь-якого класу МКТП, не ставить можливість реєстрації такого позначення в залежність від факту надання або ненадання відомою особою  будь-яких послуг, виробництва та реалізації нею особисто будь-яких товарів».

«Степан Бандера» в сладкой компании гетьманов

Ряд свежих споров об оспаривании отказов в регистрации показали, что ГСИС несколько изменила подход – понимая, что обозначение состоит из имени известного в Украине человека, отказывают со ссылкой на противоречие обозначения публичному порядку (это привлекло внимание Юридической практики).

Истец (заявитель по ТМ) легко убеждает суд в незаконности применения такого основания для отказа и получает решение обязать зарегистрировать обозначение (детальнее см. ТМ «Степан Бандера» постановление Ровенского окружного административного суда от 25.05.2016 г., ТМ «Петро Дорошенко» постановление Ровенского окружного административного суда от 08.07.2016 г. и ТМ «Іван Мазепа» постановление Ровенского окружного административного суда от 19.02.2016 г., устоявшее в апелляции 25.05.2016 г.)

Торговая марка призвана охранять ту ассоциативную связь, которую создал владелец в сознании потребителя между качественными характеристиками товара/услуги и его производителем путем длительного использования, рекламирования и т.д.

В случае регистрации имени известного человека в виде ТМ, владелец использует уже существующую ассоциацию (а точнее – известность и репутацию физического лица у определенной аудитории потребителей), которая не касается товара.

Вместо того, чтобы придумать новое название (никому не известное на момент выхода на рынок) и вкладывать деньги в его рекламирование и «раскрутку», выбрано известное потребителю имя («Петро Дорошенко») и контекст – подарочный набор «Видатні Гетьмани України». Можно обойтись без ТМ – просто наносить имя на товар, но тогда конкуренты смогут повторить такой прием без существенной угрозы запрета. Наличие ТМ дает исключительное право запрещать другим его использовать на однородных товарах.

Есть, как минимум, два подхода к возможности регистрации имени известного человека, который умер на день подачи заявки:

(1) абсолютный запрет (ибо согласие может дать только сам носитель имени и никто другой не вправе распоряжаться его именем после смерти);

(2) установить субъекта и порядок выдачи согласия.

Второй подход можно реализовать двумя способами:

(1) наделить наследников правом давать согласие (по аналогии с тем, как закон наделяет их правом защищать личные неимущественные права автора);

(2) наделить учреждение, которое управляет культурным наследием страны (например, в составе Министерства культуры) полномочием рассматривать заявки и давать согласие. Полученные деньги можно потратить, например, на развитие музея той личности, имя которой захотел зарегистрировать предприниматель.

Первый способ плох тем, что при наличии хотя бы двух наследников может породить спор между ними: например, одного устроит плата за выдачу согласия, а второго – нет. Последует судебное оспаривание выданного согласия. Недостаток второго варианта тоже очевиден – там, где услуги государства соприкасаются с имущественным интересом бизнеса, рождается коррупция, а вопрос получения согласия станет предметом торга.

Руководствуясь логикой охраны ТМ, первому заявителю дадут охрану, а потом он будет запрещать остальным его использование. Чем один производитель больше других заслужил исключительное право на имя знаменитости, если известное лицо не давало никому согласие?

Если, наоборот, регистрировать одинаковые ТМ каждому заявителю, потребитель будет введён в заблуждение, ведь он увидит на полке конфеты с одинаковым названием, но от разных производителей – это ведь противоречит логике предоставления охраны торговым маркам.

Если обзор практики понравился – поделитесь и подписывайтесь, чтобы первыми читать новые статьи.